2021年10月9日，國務院印發(fā)的《“十四五”知識產權保護和運用規(guī)劃》通知中提到，基本原則之一是堅持質量優(yōu)先“堅持高質量發(fā)展方向不動搖，加快推動知識產權工作由追求數量向提高質量轉變，促進知識產權高質量創(chuàng)造、高效益運用、高標準保護、高水平服務，更好服務現(xiàn)代化經濟體系建設”。

再結合近幾年的審查力度，可知對專利申請文本的質量進行了較為嚴格的把控。
雖然對申請專利的審查力度加大了，但，專利是授權還是駁回，仍須基于專利法等相關法律法規(guī)進行審查。

而，為了促使專利拿到一個好的結果，把握駁回時機顯得尤為重要。

專利法38條規(guī)定：發(fā)明專利申請經申請人陳述意見或者進行修改后，國務院專利行政部門仍然認為不符合本法規(guī)定的，應當予以駁回。

審查指南中也有記載，聽證原則：在作出駁回決定之前，應當將駁回所依據的事實、理由和證據通知申請人，至少給申請人一次陳述意見和／或修改申請文件的機會。而作出駁回決定時，駁回決定所依據的事實、理由和證據，應當是已經通知過申請人的，不得包含新的事實、理由和／或證據。

【案例分析】

1、涉案專利申請?zhí)枺?/span>

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2、涉案專利原權利要求:

3、涉案專利的審查節(jié)點:

4、專利保護范圍整個修改過程：

① 申請人針對第一次審查意見通知書指出的權利要求1-10都不具備創(chuàng)造性，于2021.3.30號遞交意見陳述書，并修改了權利要求書，由原來的10條權利要求調整為18條，具體修改思路如下：

◆ 刪除原權利要求2中“優(yōu)選”之后的內容，將其增加為新的從屬權利要求3。

◆ 刪除原權利要求5中三個“優(yōu)選”之后的內容，將其增加為新的從屬權利要求6-8。

◆ 刪除原權利要求12中“優(yōu)選”之后的內容，將其與鼓風干燥溫度、真空干燥溫度特定數據一起增加為新的從屬權利要求10。

◆ 刪除原權利要求6中三個“優(yōu)選”之后的內容，將其增加為新的從屬權利要求12-14,并適應性調整權利要求序號及引用關系。

② 申請人針對第二次審查意見通知書指出的權利要求1-18都不具備創(chuàng)造性，于2021.7.14號遞交意見陳述書，并修改了權利要求書，由18條權利要求調整為20條，具體修改思路如下：

在一通遞交的修改后的權要基礎上，刪除方法權利要求4中引用的權利要求，并將原權利要求5中的“所述有機物基體為尿素和葡萄糖；所述含磷無機酸為磷酸”與之合并，作為新的權利要求1；刪除產品權利要求1-3，將其內容增加”如權利要求1-12任一項所述制備方法制得的“的引用關系，作為新的權利要求13-15。

5、專利駁回：

2021.9.16發(fā)出駁回決定，駁回理由是以除了權利要求1-12的技術方案外，本申請權利要求13-20不具備創(chuàng)造性，駁回決定所針對的權利要求如下：

6、請求復審：

針對該駁回決定，申請人不服，于2021.12.30日提出復審，并修改了權利要求，將權利要求2、9、10并入權1，具體如下：

7、國家知識產權局于2022.1.6受理復審請求，前置審查結果是維持駁回決定。

關于該案的駁回時機分析：

① 第一審查意見通知書以及第二次審查意見通知書針對的權利要求書中的權利要求1均為主題產品權利要求，不含有任何制備方法特征；

② 申請人于第二次審查意見通知書后修改的權利要求書中，權利要求1為方法權利要求，其技術方案包括原權利要求4除引用部分外的全部技術特征，以及原權利要求5中技術特征“所述有機物基體為尿素和葡萄糖。

所述含磷無機酸為磷酸”，該技術方案在原始權利要求書及答復第一次審查意見通知書時提交的權利要求書中均未出現(xiàn)過，屬于新的事實，第一、第二次審查意見通知書也均未曾進行評述。

因此，駁回決定未將修改后的權利要求1至12不具備創(chuàng)造性作為駁回理由，而寫在“其他說明”部分，并無不妥。

③ 但，修改后的權利要求13為產品權利要求，其引用了方法權利要求1至12，自然包含權利要求1至12的方法特征，該技術方案同樣屬于新的事實，第一、第二次審查意見通知書也均未曾進行評述。

此外，駁回決定關于權利要求13不具備創(chuàng)造性的具體理由中，僅將權利要求13自身特征部分的技術特征作為區(qū)別技術特征進行認定，未對被引用權利要求1至12的方法特征進行實質性評述。

綜上，申請人針對第二次審查意見通知書修改的權利要求書中全部技術方案均為新的技術方案，即新的事實，駁回決定沒有給申請人至少一次陳述意見和/或修改申請文件的機會。

8、最終復審決定：

合議組在經過全面審查后作出復審審查決定，指出：該案的實審審查程序違反了聽證原則，從而導致申請人喪失了針對駁回決定所依據的事實、理由和證據陳述意見和/或進行修改申請文件的機會。駁回決定不符合專利法第38條規(guī)定。

9、案件最終走向：授權！

 思  考

① 在做出駁回決定之前，應當給申請人提供至少一次針對駁回所依據的事實、理由、證據陳述意見和/或修改申請文本的機會，即做出駁回決定時，駁回所依據的事實、理由和證據應當在之前的審查意見通知書中已經告知過申請人。在駁回理由和證據沒有告知過申請人的情況下就做出駁回決定，不符合聽證原則。

② 一般而言，駁回決定應當在第二次審查意見通知書之后發(fā)出，這是為了滿足聽證的要求，并不是對通知書次數的限制。要正確判斷同類缺陷是否進行二次聽證，不能僅以權利要求修改次數、通知書發(fā)出次數作為聽證的依據。

③ 申請人在收到本申請的駁回決定之后，準確把握駁回時機，千萬不要慌，建議再次認真分析駁回決定中記載的具體內容和本申請文本記載的內容。

必要的時候，請求復審或許可以讓駁回專利獲取一線生機！

駁回分析過程中的小技巧：準確判斷事實是否發(fā)生改變，既要聚焦于技術方案本身，不能機械地認為只要權利要求進行任何改變即發(fā)生事實改變，又要關注技術方案之間的相互關聯(lián)，不能忽視權利要求之間的引用關系。

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