近期,有申請人反映,目前國內多數(shù)專利均使用產品制備時的原始原料種類、含量等參數(shù)特征限定權利要求,但在實際侵權判定時,除非侵權者直接公開了產品的原始原料種類、含量等參數(shù),否則直接通過反向工程去確定潛在侵權產品的原料、含量等較為困難。因此,部分有維權意識的申請人在專利撰寫時即已經考慮直接通過產品的性能、參數(shù)特征限定權利要求,從而在產品是否侵權的判定時,不必通過反向工程,而是直接檢測產品的性能、參數(shù)即能夠直接判定產品是否構成侵權。
那么對于此類性能或參數(shù)特征而言,其對權利要求是否具有限定作用?是否足以認定權利要求具備新穎性、創(chuàng)造性?
涉案專利
具有改良的注射性的可注射混懸液制劑(公開號:CN100453067C);
該案于2016年12月22日被宣告無效,無效決定要點:
對于以理化參數(shù)限定的組合物權利要求而言,在創(chuàng)造性的評判中,應當結合該理化參數(shù)的意義,全面考察組合物中對所述理化參數(shù)有實質影響的組成,從整體上把握現(xiàn)有技術中是否存在技術啟示。
在無效階段,請求人認為:權利要求1與證據1(公開號:WO9901114A1)的區(qū)別技術特征僅在于限定了混懸劑液相粘度,證據2(公開號:CN1206347A)已經給出了選擇該技術特征的啟示。
對于粘度含義的理解,請求人指出,所述粘度范圍實際限定的是最終混懸液的粘度,而專利權人認為,是混懸液中液相和固相微粒混合之前的液相粘度。最終合議組采納了專利權人的觀點,也即所述液相粘度指的就是所述混懸液中除所述聚合物粘合劑的微粒之外的含水賦形劑帶來的液相粘度。同時合議組認為:相對于混懸劑產品而言,液相粘度僅相當于一種中間產物的參數(shù)性能,在活性物質微粒確定的前提下,所述液相粘度本身取決于含水賦形劑的具體組成和含量,從而對混懸劑的穩(wěn)定性和注射性能產生影響。因此,評價權利要求1的創(chuàng)造性時,應當從制劑中含水賦形劑的實際組成在現(xiàn)有技術中是否存在技術啟示上予以考慮。
合議組認可涉案專利權利要求1與證據1實施例16的技術方案的區(qū)別為所述混懸液的液相在20℃下具有大于約60cp、小于約600cp的粘度。
基于證據1和證據2,本領域技術人員有動機去對液相粘度的范圍進行調整,來針對特定的活性成分微粒的混懸劑同時取得較好的穩(wěn)定性和注射性能。而20℃條件下測定粘度是常規(guī)技術手段,進而結合其他顯而易見性地分析認為涉案專利權利要求1不具有創(chuàng)造性。
最終,結合其余權利要求創(chuàng)造性的判斷,該專利被宣告全部無效。
在專利被無效后,專利權人提起了行政訴訟,最終法院基于“被訴決定有關本專利權利要求1相對于證據1、證據2和公知常識的結合顯而易見的認定缺乏事實和法律依據”撤銷了該無效決定,顯然,法院對于該項權利要求中物理參數(shù)的限定作用也是認可的,只是從非顯而易見性事實不清、證據不足的角度否定了國知局的判定。
在前文提及的專利——聚氨酯拋光墊(公開號:CN104416454A)的無效階段,請求人對于物理參數(shù)的限定也提到了:“該物理性能參數(shù)區(qū)別是由拋光墊本身的性質帶來的,不構成對權利要求保護范圍的限定”。而專利權人則認為“該區(qū)別對權利要求具有限定作用,與其它特征共同解決了本專利的技術問題”。由此可見,物理參數(shù)等的限定作用在專利無效階段是一個重要的可爭辯點。
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